審決取消請求事件

【事案の概要】 原告（エービー サンドビック コロマント）は、「切削ツールを処理する方法及び切削ツール」に関する特許出願について、新規性欠如及び進歩性欠如を理由とする拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求するとともに手続補正（本件補正）を行った。特許庁は本件補正を却下した上で審判請求は成り立たないとする審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。本願発明は、焼結炭化物又はサーメットの基板を含む切削ツールを100℃以上の温度に加熱した状態でショットピーニングを行う処理方法に関するものである。 【争点】 ・本件補正が特許法17条の2第5項4号（明りょうでない記載の釈明）又は同項2号（特許請求の範囲の限定的減縮）の目的要件を満たすか（取消事由1） ・本願の請求項1に記載された発明の認定に誤りがあるか（取消事由2）——特に「切削ツールを加熱する」の意味が、切削ツール全体の加熱を意味し、ショットピーニングによる表面層のみの加熱を含まないと解すべきか ・引用発明との一致点及び相違点の認定に誤りがあるか（取消事由3）——引用文献1に記載された発明はショットの衝撃力により表面層を700℃に加熱するものであり、切削ツール全体を100℃以上に加熱する本願発明とは相違するとの原告主張の当否 ・引用発明に基づく新規性・進歩性の判断の誤り及び手続違背の有無（取消事由4） 【判旨】 原告の請求を棄却した。 1. 補正要件について、本件補正は拒絶査定不服審判請求と同時にされたものであるが、拒絶査定の理由は新規性欠如及び進歩性欠如であり、請求項1の記載が明りょうでない旨の指摘はされていないから、法17条の2第5項4号の括弧書きの要件を満たさない。また、本願発明の記載は文理上明確に理解でき「明りょうでない記載」は存在せず、補正前後で発明特定事項の意味内容に変化がないため「釈明」にも該当しない。さらに、補正前後で発明の内容が変わらないと原告自身が主張していることからも、限定的減縮には当たらない。 2. 本願補正発明及び本願発明において、「加熱」される「切削ツール」の部位は何ら特定されておらず、加熱温度も「100℃以上」と特定されるにとどまるため、加熱手段としてショットピーニングによる加熱を排除する根拠はなく、発明の認定に誤りはない。 3. 引用発明はショットの衝撃力により切削工具の表面層を700℃に加熱してショットピーニングを行うものであるところ、本願補正発明・本願発明では加熱部位や加熱手段が限定されていないから、引用発明との間に相違点はなく、一致点・相違点の認定に誤りはない。 4. 上申書補正案発明に関する審決の説示は付加的な判断（傍論）であり、審決の結論に影響を及ぼすものではない。